Aynı veya benzer iki marka sahibinin, bu markaları aynı veya benzer piyasada kullanmalarına ilişkin yapmış oldukları anlaşmaya “markaların birlikte var olma anlaşması” denilmektedir. Birlikte var olma anlaşmalarına ilişkin olarak 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda (“SMK”) ve sair mevzuatta özel bir düzenlemesi bulunmamaktadır. Öte yandan yargı içtihatlarında da birlikte var olma kavramı, markaların karıştırılması ihtimali değerlendirilirken dikkate alınan bir unsur olmasına karşın birlikte var olma anlaşmalarından doğan uyuşmazlıklara dair emsal kararlara çok sık rastlanmamaktadır.
İşbu makalemizde mevzuatta düzenleme alanı bulmasa da ve çok fazla yargı kararlarına konu edilmese de gün geçtikçe başvurulma sıklığı artan bir yöntem olan birlikte var olma anlaşması hazırlanırken dikkat edilecek hususlar ele alınmıştır.
Markaların Türk hukuku nezdinde birlikte var olabilmesi, iradi ve kanuni gereklilikler nedeniyle ortaya çıkan birlikte var olma halleri olmak üzere iki farklı başlık altında incelenebilecektir. Bu durumlardan ilki olan iradi birlikte var olma hali, tarafların aralarında akdettikleri birlikte var olma anlaşmaları yahut marka tescilinde mutlak ret nedenlerine istisna olarak -SMK’nın 5/3. maddesi ile- düzenlenen “muvafakatname” uygulaması ile birlikte var olma anlaşmaları kapsamında, tescilli marka sahibi tarafından verilen muvafakatname yoluyla aynı veya benzer markanın aynı veya benzer mal veya hizmetler için iki farklı teşebbüs adına tescilli olmasına imkan tanımasıdır.
Kanuni gereklilikler dolayısıyla ortaya çıkan birlikte var olma hali ise zorunlu olarak öngörülen bir birlikte var olma durumunu kapsamakta olup SMK’da düzenlenen hükümsüzlük davası açma süresinin sona ermesi, kullanmama def’inin ileri sürülmesi, sessiz kalma gibi hallerde zaruri olarak ortaya çıkabilmektedir.
Bunun yanı sıra, birlikte var olma anlaşmasını iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme olarak yapılması halinde, taraflar kararlaştırmışlarsa birlikte var olma hakkını alanın yükümlülüğü hakkı verene karşı edim olarak bir ücretin ödenmesi gerekmektedir.
Birlikte var olma anlaşmalarının uzun süreli şekilde uygulanmasına yardımcı olacak ve tarafların anlaşmayı akdetmek maksimum fayda elde etmesini sağlayacak belli başlı bazı hükümlere yer verilmesi önem taşımaktadır. Şöyle ki;
Bu anlaşmalar genellikle iki işletmenin markaları arasında çıkan ya da çıkması beklenen ihtilaflara yönelik olarak yapılmaktadır. Bununla birlikte ikiden fazla işletmenin bir araya gelerek markalarını kullanma konusunda mutabakata vararak birlikte var olma anlaşması akdetmesi de mümkündür.
Birlikte var olma anlaşmasının akdedildiği esnada, bu anlaşmanın hangi hakka ya da haklara yönelik olarak yapıldığı açıkça belirtilmelidir. Bu noktada işletmelerin zaman içinde logo, amblem, marka değişiklikleri yaşayabilecekleri unutulmamalı ve rızaya konu haklar açık açık belirtilmelidir. İki markanın yanı sıra bu markalarla ilişkili diğer sınai hakları da kapsayan birlikte var olma anlaşmalarının yapılması mümkündür.
İki benzer markanın birlikte var olması hususunda yapılan anlaşmalar yalnızca bu markaları ilgilendireceği için tescilli markaların kullanımına ilişkin olarak yapılan birlikte var olma anlaşmalarında, markaların tescil bilgilerine doğru şekilde yer verilmesi önem taşımaktadır. Markalardan birisinin ya da her ikisinin de tescilsiz olması halinde ise bu markaların müteşekkül olduğu yazı, işaret, logo vb. tüm unsurlara yer verilmelidir.
Birlikte var olma anlaşmalarının, uzun süreli mutabakat temeline kurulduğu ve tarafların bu anlaşmaya uygun hareket etmesi halinde uzun süre uygulanacağı ve taraflar arasında yeni ihtilafların oluşmasını da önleyeceği düşünüldüğünde, bu anlaşmalara mevcut markalar kadar gelecekte kullanılması hedeflenen markalar da eklenebilecektir. Bu durumda gelecekte kullanılacak markaya ilişkin sınırların da çizilmesi mümkün hale gelmiş olacaktır.
Ayırt edici işaretler, yöneldikleri mal ve hizmetler ile bütünleşmek suretiyle markayı teşkil etmektedir. Markaların yöneldiği mal ve hizmetler, markaların kullanım ve koruma alanlarını belirlemektedir. Birlikte var olma anlaşmasının hazırlandığı esnada anlaşmaya konu mal ve hizmetlere açıkça ve ayrıntılı olarak yer vermek gerekmektedir. Mal ve hizmetlerle birlikte sınıf numaraları da belirtilebilecek ise de mal ve hizmetler belirtilmeksizin yalnızca Nice sınıflandırması kapsamında sınıf numaraları ile anlaşma yapılması risk teşkil edebilecektir. Öyle ki, Nice sınıflandırması neredeyse her yıl güncellendiğinden ve değişime uğradığından yalnızca Nice sınıflandırmasına ilişkin numaranın belirtilmesi halinde, ilerleyen zamanda anlaşmanın yapıldığı dönemdeki sınıftaki mal ve hizmetler tespit edilebilirse de sınıfa dahil tüm mal ve hizmetler için gerçek bir iradenin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi zor olacaktır.[1]
Birlikte var olma anlaşmaları, süreli ya da süresiz olarak yapılabilmektedir. Her iki halde de birlikte var olma anlaşmaları sözleşme serbestisi kapsamında şekillendiği için birlikte var olma anının kabullenildiği tarih önem arz etmektedir. Anlaşmalara, anlaşmanın yürürlüğe gireceği tarih ve eğer taraflar bu anlaşmayı süreli olarak yapmak istiyorlarsa anlaşmanın sona ereceği tarihi muhakkak eklenmelidir.
Bunun yanı sıra, birlikte var olma anlaşmalarının süresiz olarak akdedilmesi de mümkündür. Doktrinde süresiz olarak akdedilen birlikte var olma anlaşmalarında markanın koruma süresi olan 10 yılın bitiminde sona ereceğini ileri süren görüşler bulunmaktadır. Buna karşın taraf iradeleri üzerine kurulan böyle bir anlaşmanın, sınırsız olarak uzatılabilen marka hakkı için bu şekilde sınırlanması makul değildir. Birlikte var olma anlaşmaları, markaların nispi ret nedeniyle iptalinin önlenmesi adına yeni markanın tescil işlemleri esnasında yapılabileceği gibi tescilden sonra taraflardan birisinin bu hususu fark etmesi sonucunda yeni markanın tescilinden yıllar sonra da gündeme gelebilecek olup bu noktada süresiz olarak yapılan anlaşmanın 10 yıllık ilk koruma süresi bittiği gerekçesiyle sona eremeyecektir.
Bu noktada değerlendirilmesi gereken bir başka konu marka hakkı devri yoluyla anlaşmaya konu markalardan birinin 3. Kişiye devrolması halinde yeni hak sahibinin birlikte var olma anlaşmasına bağlı kalmak zorunda olup olmayacağıdır. Anlaşmada bu hususta düzenleme yapılarak marka devirleri halinde yeni hak sahibinin de bu anlaşamaya ilişkin şartları kabul ederek markayı devralmış olacağının kararlaştırılmış olması önem taşıyacaktır. Öyle ki, bu şekilde açık bir düzenleme olmadığı takdirde yeni hak sahibinin mülkiyet hakkının önceki hak sahibi tarafından sınırlandırılmış olması kabul edilemeyecektir.
Marka hakkının oluşumu ve ayırt edilmesi noktasındaki esaslı kriter markanın kullanımıdır. Tüketici, markayı bir bütün olarak algılamakta ve ayırt ettiğinden marka hakkının kullanımına yönelik birlikte var olma anlaşmalarında, markanın kullanımına ilişkin kayıtların da koyulabileceği kabul edilmektedir. Markanın kullanımına ilişkin kayıtlar, markanın hangi biçim, renk, işaret veya zemin ile kullanılacağı gibi görsel çerçeveye yönelik olabileceği ya da grup markası ile birlikte kullanılması gibi kullanımı gerçekleştirilecek kimselere de yönelik olabilir. Markanın kullanım şekline ilişkin kayıtlar, taraflardan birinin piyasada faaliyet göstermesini engellememekle birlikte karıştırılma tehlikesini ortadan kaldırabilecek niteliktedir. Nitekim bu konuda Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 03.03.2014 tarihli ve 2013-11923/3959 sayılı kararında
“… imzalanan marka devir sözleşmesi ve marka birlikte var olma sözleşmeleri uyarınca dava konusu markaların kullanımına devam edildiğini …, davacı tarafça davalının Ş.. markasının kullanımına muvafakat edildiği ancak kelimelerin birbirine çok yakın olması nedeni ile de markanın yazım şeklinin ve renginin Ş.. markasından farklılaştırılarak kullanılması hususunda anlaşıldığı...”
ifadelerine yer verilmekle tarafların markalarının işitsel benzerliğinden dolayı ortaya çıkacak iltibas tehlikesini markaları görsel olarak farklılaştırarak birlikte var olmaları konusunda anlaşıldığı vurgulanmıştır.
Öte yandan, markaya seri marka olarak yine aynı daraltılmış sınıfta marka başvurusu yapılmak istenmesi halinde muhatabın buna itiraz etmeyeceğinin de anlaşmaya eklenmesi yerinde olabilecektir. Markanın kullanım şekline ilişkin kayıtlar, genellikle pazarın bölünmesine ya da coğrafi bölge sınırlamasına gerek duymaksızın markaların karıştırılma tehlikesi olmaksızın birlikte var olmasını sağlamakta olduğundan rekabeti sınırlamaması dolayısıyla bu tip kayıtlar genel itibariyle rekabet hukukuna aykırılık tehlikesi içermemektedir. İlgili kayıtların anlaşmaya eklenmesi noktasında dikkat edilmesi gereken husus ise, kayıtların açık ve proaktif yapıda olmasıdır.
Birlikte var olma anlaşmalarının hazırlanması aşamasında taraflar genel olarak hangi tarafın neler yapmayacağına ilişkin olarak anlaşmaya düzenlemeler getirmektedir. Bu kapsamda markaların var olma sürecinde “kim ne yapabilir?” listesinin eklenerek bu hususların netleştirilmesi, anlaşmanın uzun süre geçerliliğini korumasına yardımcı olacaktır. Örneğin birlikte var olma anlaşmasına konu marka için farklı bir mal/hizmet grubunda yeni bir marka başvurusu yapıldığında anlaşmanın diğer tarafını haberdar etme, marka görselinin ya da paketinin değiştirilmesi halinde karşı tarafı bilgilendirme gibi yükümlülükler getirilmesi halinde taraflar güncel olarak birbirlerini takip etme imkânı bulabilecek ve bu durum olası marka uyuşmazlıklarını engelleyebilecektir.
Taraflar, akdedecekleri birlikte var olma anlaşmasının belirli ülkelerde ya da tüm ülkelerde geçerli olacağını kararlaştırabilmektedir. Bu halde anlaşmanın geçerliliği her ülke için o ülkede öngörülen hukuki düzenlemeler kapsamında tespit edilmektedir. Tarafların anlaşmada hiçbir coğrafi sınırlamaya yer vermemesi de pek ala mümkündür. Bu halde anlaşmanın geçerli olduğu alan anlaşmanın lafzının yorumlanması suretiyle tespit edilmelidir. Öyle ki, her iki marka da aynı ülkede kullanılmakta ve bu kapsamda çıkan uyuşmazlığın sona erdirilmesi amacıyla bir birlikte var olma anlaşmasının imzalandığı hallerde, anlaşmanın temelde ilgili ülke bağlamında yapılmış olduğu varsayılacaktır. Buna karşın farklı ülkelerdeki markaların ortak bir pazarda karşı karşıya gelmesi ve hiçbir coğrafi bölgenin belirtilmemesi halinde durumun koşullarına göre anlaşmanın tüm dünya ülkelerini kapsadığı kabul edilebilecektir.
İnternet ve alan adı kullanımının küresel olduğu ve sınırlarının olmadığı dikkate alınacak olursa alan adı ile ilgili olarak anlaşmada herhangi bir düzenleme yapılmadığı takdirde, anlaşmada belirlenen bölgelerin internet ortamında taraflarca ihlal edilmesi ihtimali oldukça yüksek olacaktır. Zira belirlenen bölgelerden birindeki tüketici, arama motoruna markayı yazıp arattığında, diğer bölgede yer alan marka sahibinin sitesine ulaşabilecektir. Dolayısıyla tüketicinin birlikte var olma anlaşmasına taraf markaları karıştırmamasını ve buna bağlı olarak taraflar arasında imzalanan anlaşmanın uzun süre geçerliliğini sağlamak adına, anlaşmaya taraf marka sahiplerinin hangi alan adını nasıl kullanacaklarına ilişkin de düzenleme getirmeleri faydalı olacaktır.
Markaların kullanıldığı coğrafi alanlar kadar, pazarlama kanalları da önem arz etmektedir. Pazarlama kanalı, markanın yalnızca katalog üzerinden, TV üzerinden ya da online vb. yollarla pazarlanmasını ifade etmektedir. Örneğin yalnızca online mağazalar üzerinden satış yapan işletmeler, benzer bir markanın piyasada kullanılması halinde markasını korumak adına diğer işletme ile online satışın yapılmayacağı hususunda anlaşabilir. Pazarlama kanalları bakımından yapılan sınırlamalara ilişkin olarak dikkat edilmesi gereken husus, pazarlama kanallarının marka ile bağdaşma oranıdır. Örneğin uzun yıllar boyunca yalnızca internet üzerinden satılan ürünler için kullanılan bir markanın, tüketiciler nezdinde internet satışı ile bağdaştırıldığı hallerde benzer bir markanın perakende mağaza satışı ile markalar arasında ayırt edicilik sağlanabilecektir.
Taraflar, birlikte var olma anlaşması akdettikleri esnada, bazı iş risklerinin öngörülmesine bağlı olarak akdettikleri birlikte var olma anlaşmasına yeniden değerlendirme kaydı koyabilmektedir.
Tüketimin ve tüketicilerin markalara bağlılığının oldukça arttığı günümüzde birbirlerinden habersiz olarak pazarlama çalışmalarına ilişkin harcama yapmış, ürün ve hizmetlerine markalarını işlemiş aynı ya da benzer marka sahiplerinin markalarından vazgeçmek istememesi oldukça anlaşılabilir bir durumdur. Marka sahipleri, birbirlerinin kötü niyetli olarak iltibas yaratmak amacıyla aynı/benzer markaları kullanmayı tercih etmediklerine güvendiğinde birlikte var olma anlaşması akdederek barışçıl ve hızlı bir çözümle markalarını koruyabilecektir. Açıklanan gerekçeyle, sağladığı fayda yönünden marka sahiplerine önemli bir avantaj sağlayan bu anlaşmalarda yer verilen düzenlemelerin detaylıca düşünülmüş, açık ve net düzenlemeler olması taraflar arasındaki barışçıl ortamın uzun süre devam etmesine ve her iki markanın da piyasada zarar görmeden varlıklarını sürdürmesine yol açacaktır. Bu nedenledir ki, birlikte var olma anlaşması hazırlanırken işbu makalemizde belirtilen ancak tabi ki bunlarla sınırlı olmayan düzenlemelere değinilmesi yerinde olacaktır.
Saygılarımızla,
Özay Hukuk Bürosu
Av. Neslişah Yazıcı & Av. Ece Çokay
[1]Gün, Buket, Marka Hukukunda Birlikte Var Olma, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2019