Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davası Açılmasının Koşulları, Davanın Sonucu ve Etkisi

May 05, 2024

1. GİRİŞ

Sınai mülkiyet haklarından biri olan marka hakkı, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’da (“KHK”) düzenlemekte iken 2017 yılında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) yürürlüğe girmesi ile birlikte KHK yürürlükten kalkmış ve mevzuatımız Avrupa Birliği (“AB”) hukuku düzenlemeleri ile daha uyumlu bir hale gelmiştir.[1]

Markalar, koruma süresinin dolması, yenileme işlemlerinin gerçekleştirilmemesi veya marka sahibinin haklarından vazgeçmesi suretleriyle sona erebildiği gibi üçüncü kişilerce açılan bir hükümsüzlük davası ile de sona erebilmektedir[2]. Öyle ki, hükümsüz davası kapsamında markanın mutlak ve nispi ret nedenlerinin varlığı halinde mahkemeye başvurulması halinde markanın hükümsüzlüğüne karar verilebilmektedir[3].

Bu makalemizde (i) marka hukukunda hükümsüzlük davası, (ii) bu davanın açılmasının koşulları, (iii) hakkın kullanımına etkisi ve kararın sonuçları tartışılmıştır.

2. DAVANIN AÇILMASI VE DAVANIN NİTELİĞİ
   1. Tescil Edilmiş Bir Markanın Varlığı

SMK’nın Birinci Kitabı olarak düzenlenen marka, “Hakkın Sona Ermesi” başlıklı Beşinci Kısım ile Birinci Bölüm’de yer alan “Hükümsüzlük ve İptal” davalarında “Hükümsüzlük Halleri ve Hükümsüzlük Talebi” başlıklı 25. maddesinde hükümsüzlük davası düzenlenmektedir.

Bu kapsamda, SMK 25/1. maddesinde belirtildiği üzere; SMK’nın 5. maddesinde düzenleme alanı bulan mutlak ret nedenleri ve 6. maddesinde yer alan nispi ret nedenlerinin varlığı halinde markanın hükümsüzlüğüne karar verilmektedir.

Bununla birlikte madde metnine bakıldığında[4] markanın hükümsüzlüğü davasının açılabilmesi ve hükümsüzlüğüne karar verilebilmesi için dava tarihinde söz konusu markanın tescilli bir marka olması gerekmektedir. Hal böyle olunca, henüz tescil edilmemiş, başvuru aşamasında olan markalar bakımından hükümsüzlük davası açılamayacağı sonucuna ulaşılabilecektir.[5] Bu husus, uygulamada da yargıtay kararları ile de sabit olup tescilsiz markalar için açılan hükümsüzlük davalarında usulden ret kararı verildiği görülmektedir.[6]

Tescilli bir markanın olması şartının yanında markanın hükümsüzlüğü iradi / harici bir durumda olamamakta ve muhakkak bir dava ikame edilmesi sonucunda mahkeme kararının bulunması gerekmektedir.[7] Hal böyle olunca, hükümsüzlük davasının hukuki niteliğinin tartışmalara konu olduğunu belirtmekte ve değinmekte fayda bulunmaktadır.

1. 2.  Hükümsüzlük Davasının Niteliği

Bilindiği üzere dava türlerinde (i) eda davaları, (ii) tespit davaları ve (iii) yenilik doğuran davalar bulunmaktadır. Bu çerçevede değerlendirme yapıldığında, birçok görüşe göre hükümsüzlük davasının sicildeki terkini kapsaması sebebi ile yalnızca tespite ilişkin olmadığından tespit davası olmadığı ve mahkeme kararı akabinde ilgili markanın sicilden silinmesi ile eda davası olduğuna kanaat getirilmektedir.[8] Genel itibarı ile eda davası olduğuna ilişkin görüşler[9] bulunmakta ve hatta eda ve tespit davası karışımı[10] olduğuna ilişkin kanaatler getirilmekte ise de esasen markanın sicilden terkini nedeni ile bozucu yenilik doğrucu etkisi bulunduğu da öğretide kabul edilmektedir.[11]

Hükümsüzlük davasının bir eda davası olmayacağına ilişkin olarak ise; davacı tarafından davalının bir şeyi yapmaya, yapmamaya veya vermeye dair hüküm verilmesi gibi bir talebi bulundurmayan -yani eda davasının özelliklerini barındıran- bir talebi içermemesi nedeni ile markanın hükümsüzlüğü davasının eda davası olamayacağı savunulmaktadır.[12]

Davanın hukuki niteliğine ilişkin olarak yukarıda belirtildiği şekilde farklı görüşleri bulunmakta ise de sonuç itibarı ile mahkemeler tarafından markanın hükümsüzlüğü tespit edilebilmekte ve tespitle birlikte sicilden terkinine karar verilmektedir.

1. 3. Hükümsüzlük Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

SMK’nın “Görevli ve Yetkili Mahkeme” başlıklı 156. maddesinde yer aldığı üzere SMK’da düzenlenen davalar kapsamında fikri sınai haklar hukuk mahkemesi ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemeleri görevli mahkemelerdir. Hal böyle olunca, markanın hükümsüzlüğü davasında görevli mahkeme fikri ve sınai hakları hukuk mahkemesi olacaktır.[13]

       Yine aynı maddenin diğer fıkralarında ise yetkili mahkemeler belirlenmiş olup genel itibarı ile hükümsüz davasında SMK 156/5. maddesine göre sınai mülkiyet hakkı sahibine, yani hükümsüzlük davası çerçevesinde marka sahibine, açılacak davalarda yetkili mahkeme davalının yerleşim yeri mahkemesidir.[14]

Bununla birlikte, markanın hükümsüzlüğü davasının Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi kararının iptali davası ile birlikte açılması durumunda SMK 165/2. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ve işbu halde kesin yetkili mahkeme olarak Ankara Fikri ve Haklar Hukuk Mahkemesi olacağı belirtilmektedir. Bunun nedeni markanın hükümsüzlüğü çerçevesinde marka sahibine dava açılmasının yanı sıra verdiği kararın iptali talep edilen bir diğer taraf Türk Patent ve Marka Kurumu (“Kurum”) olacağından kesin yetkili mahkemenin olduğu hallerden olması söz konusu olacaktır.[15]

1. 4. Davanın Tarafları

SMK 25/2. maddesi uyarınca menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları markanın hükümsüzlüğüne ilişkin dava ikame edebileceklerdir.

Her ne kadar genel itibarı ile 1. fıkrada düzenlendiği üzere mutlak ve nispi ret nedenlerinin varlığı nedeni ile markanın hükümsüzlüğü talep edilebilmekte ise de işbu ret nedenleri birbirleri ile aynı nitelikte değildir. Öyle ki söz konusu ret sebepleri davanın tarafları bakımından özellik arz etmektedir. Bilindiği üzere, mutlak ret nedenleri kamu menfaatini, bir diğer deyişle kamu yararını gözetmekte iken nispi ret nedenleri ise hak sahibinin çıkar ve menfaatlerini gözetmektedir.[16]

Ret nedenleri bu kapsamda değerlendirildiğinde örneğin, mutlak ret sebepleri dahilinde olan markalar hususunda kamu düzeninin sağlanması ve toplumun yararının ön planda tutulması adına Cumhuriyet Savcıları söz konusu markanın hükümsüzlüğünün sağlanması için işbu davayı ikame edebilecektir.[17] Böylelikle, ret nedenleri de kendi mahiyeti kapsamında ayrı ayrı değerlendirilmeli ve özelliği kapsamında davacı sıfatı olunabilmektedir.

Hükümsüzlük davasının açılabileceği kişiler, yani davalı olabilecekler ise işbu makalemizin “Tescil Edilmiş Bir Markanın Varlığı” başlıklı 2.1. bölümünde bahsedildiği üzere SMK’nın 25/3. maddesi kapsamında yer almakta olup dava açıldığı tarihte marka sahibi olarak sicilde yer alan kişiler ve işbu kişilerin halefleri olarak düzenlemiştir. Marka sahibinin halefleri, markayı devralanlar veya marka sahibinin mirasçıları olup marka sahibinin birden fazla kişi olması halinde dava hepsine karşı açılmalıdır.[18]

Bu bağlamda, kanun metninden de net bir şekilde görüleceği üzere esasen davalı taraf marka sahibi olanlar olup lisans hakkı sahibi, rehin alacaklısı gibi kişiler davanın tarafı olarak davalı olamayacaklardır. Bunun nedeni ise, işbu kişilerin marka sahibi değil, marka üzerinde hak sahibi olan kişiler olmasıdır.[19]

1. 5. Dava Açma Süresi

Hükümsüzlük davası, ret sebeplerinin varlığı halinde açılan bir dava olması nedeni ile hukuka aykırı bir durumun varlığına dayanılarak açılmaktadır. Bu değerlendirmeden hareketle de SMK’da markanın hükümsüzlüğüne ilişkin davanın açılması adına herhangi bir hak düşürücü süre veya zamanaşımı gibi bir süre öngörülmediği söylenebilecektir. Böylelikle, marka tescili devam ettiği süre boyunca işbu dava ikame edilebilecektir, aksi halde böyle bir süre öngörülmüş olsa idi haksız tescil hukuka aykırı olmakta ise de devam etmiş olacaktı.[20]

İşbu husus genel kural olmakta ise de bazı hallerde istisna olarak markanın hükümsüzlüğü davasının açılmasına engel oluşturacak sürenin önem arz ettiği durumlar bulunmaktadır. Şöyle ki;

• Bunlardan biri olan “sessiz kalma yoluyla hak kaybı” SMK’nın 25/6. maddesinde düzenlenmekte olup önceki hak sahibi tarafından sonraki tarihli markanın kullanımını bilmesi temeline dayanarak beş yıl boyunca sessiz kalmasına ilişkindir.

Sessiz kalma yoluyla hak kaybı müessesesine kısaca değinmek gerekir ise, bu kural aslında dürüstlük kuralı temeline dayanmakta olup SMK öncesi dönemde de Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesi kapsamında değerlendirilerek uygulama alanı bulmuştur. Öğretide Hamdi Yasaman tarafından yapılan tanımda:

“Önceki hak sahibi, MK 2 uyarınca belli bir davranışta bulunması gerekirken sessiz kalması sonucu, iyi niyetli bir şekilde markayı daha sonra tescil ettiren kişiye karşı hükümsüzlük davası açma hakkını veya sonraki tarihli markanın kullanımını men etme hakkını kaybetmesine “sessiz kalma yoluyla hak kaybı.[21]” ifadelerine yer verilmiştir.

• İşbu düzenlemenin yanı sıra SMK’nın 25/4. maddesinde düzenlenen, SMK 5/1. maddesinde yer alan b, c ve d bentlerine aykırı bir şekilde tescil edilen ve ancak kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler kapsamında hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici niteliği kazanan markaların ise hükümsüz kılınamayacağı kuralı da kanun koyucu tarafından açık bir şekilde ele alınmakla istisna bir hal olarak düzenlenmiştir.[22] İlgili bentlere göre; (i) ayırt edici niteliği haiz olmayan işaretler, (ii) kapsamındaki mal veya hizmetler için nitelik bildiren işaretleri münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler ile (iii) ticaret alanında herkesin kullanımına açık işaretler mutlak ret sebebi olarak düzenlenmekte ise de markanın asli unsurlarından olan ayırt edici niteliğin oluşması durumunda istisna kapsamında tutularak markanın hükümsüz kılınamayacağı belirlenmiştir.[23] Bu bakımdan ayırt edicilik unsurunun, -madde metninden anlaşılacağı üzere- hükümsüzlük davası açılmadan önceki sürede gerçekleşmesi gerekecek ve hükümsüzlük davasının açıldığı tarih etkili olacaktır.
   
• Hükümsüzlük davasında süreye etki eden bir başka düzenleme, SMK’nın 25/7. maddesinde yer alan “kullanmama def’ine” ilişkin düzenlemedir. SMK’nın 6/1. maddesi ile 19. maddesi kapsamında düzenleme alanı bulan söz konusu def’ide özetle, ilgili kişinin önceki tarihli bir markası kapsamında dava açan davacı Türkiye’de en az beş yıl boyunca işbu markası tescilli ise, davalı tarafından hükümsüzlük davasının açılış tarihinden önceki beş yıl boyunca davacının markasının kullanılmadığına ilişkin bir def’i ileri sürme imkanı bulunmaktadır.[24]
   
• Yukarıdaki düzenlemeler haricinde doğrudan hükümsüzlük davasına ilişkin SMK’nın 25. maddesinde yer verilen bir düzenleme olmamakta ise de nispi ret nedenlerinin düzenlendiği SMK’nın 6/7 ve 6/8. maddelerinden hareketle hükümsüzlük davasında süreye etki eden haller olduğu görülmektedir. Şöyle ki;

SMK Madde 6/7:

“Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir.”

SMK Madde 6/8:

“Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış olması şartıyla reddedilir.”

3. MAHKEME KARARININ SONUÇLARI

Makalemizin “Tescil Edilmiş Bir Markanın Varlığı” başlıklı 2.1. bölümünde bahsedildiği üzere; markanın hükümsüz olabilmesi için muhakkak bir dava açılmış olması gerekmekte olup işbu karar mahkeme tarafından verilmelidir.

Mahkeme, davanın reddi veya kabulü kapsamında markanın hükümsüzlüğüne karar verebileceği gibi, kısmi hükümsüzlüğüne de karar verebilmektedir.

1. 1. Davanın Kabulüne Karar Verilmesi

Hükümsüzlüğün var olabilmesi için mutlak veya nispi ret nedenlerinden birinin bulunması gerekmekte olduğundan mahkemenin işbu durumu tespit etmesi halinde davanın kabulü ve dava konusu marka tescilinin sicilden terkinine karar verilmektedir. Böylelikle, ilgili markanın tescil sebebi ile koruması sona erdirilmiş olmaktadır.[25]

1. 2. Davanın Kısmen Kabulüne Karar Verilmesi

SMK’nın 25/5. maddesinde düzenlendiği üzere; mutlak veya nispi ret nedenleri davaya konu markanın tescil edilmiş olduğu bazı mal veya hizmet sınıfı kapsamında ilgili mal ve hizmete ilişkin hükümsüzlüğe karar verilebilmektedir. Hal böyle olunca, ilgili marka yönünden tescil engeli taşıdığı iddia edilen -bir diğer deyişle ret sebepleri bulunan- sınıflar/altsınıflar kapsamında marka hükümsüz kılınacaktır.

1. 3. Davanın Reddine Karar Verilmesi

Markanın hükümsüz olabilmesinin temel şartı tescilli markanın mutlak ve nispi ret nedenlerini taşıyor olmasıdır. Bu bağlamda, mahkeme tarafından inceleme yapıldığında işbu ret nedenlerinin bulunmadığının tespit edilmesi halinde davanın reddine karar verilecek ve marka hükümsüz kılınmayacaktır. Bu doğrultuda, markanın sicilden terkini de sağlanmayacak olup marka koruması devam edecektir.

4. KARARIN ETKİLERİ

SMK’nın “Hükümsüzlüğün ve İptalin Etkisi” başlıklı 27/1. maddesinde düzenlendiği üzere mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde işbu karar marka başvurusu tarihinden itibaren -bir diğer deyişle, geçmişe etkili olarak- kanundan doğan haklar hiç şekilde doğmamış sayılacaktır.

SMK öncesi dönemde, KHK’nın 42. maddesinde düzenlendiği üzere hükümsüzlük kavramı hükümsüzlük ve iptal nedenlerini bir arada düzenlemekte idi. Bilindiği üzere; iptal nedenlerinin varlığı halinde işbu karar geleceğe etkilidir. Bu bağlamda, “Hükümsüzlüğün Etkisi” başlıklı 44. maddesinde yer alan kararın sonuçlarının geçmişe etkili olması düzenlenmekte olup hükümsüzlük sebeplerinin varlığı halinde verilen kararlarda geçmişe etkili sonuç doğurması SMK ile paraleldir.

Mahkeme kararı kurucu etkiyi / niteliği haiz olup SMK’nın 27/6. maddesi uyarınca kararın kesinleşmesi akabinde mahkeme tarafından işbu karar re’sen Kurum’a göndermektedir. Böylelikle bildirici / açıklayıcı etki yerine getirilmiş olunur.[26]

Nitekim SMK’da öngörülen bazı durumlarda ise işbu hükümsüzlük kararı geçmişe etki doğurmamaktadır. İşbu iki istisnai durum SMK’nın 27/3. maddesinde düzenlenmiş olup;

• Mahkeme kararından evvel, markaya tecavüz sebebiyle açılan davanın kesinleşmiş ve uygulanmış olması,
• Markanın hükümsüzlüğü kararından evvel akdedilmiş ve uygulanmış sözleşmeler

kapsamındaki markalar işbu hükümsüzlük kararının etkisi bakımından etkilenmeyeceklerdir.[27]

Kanunda yer alan açık hüküm haricinde öğretide, mahkeme kararının etkisinin mutlak ve nispi ret nedeni ayrımı kapsamında hükümsüz kılınan markalarda işbu kararın geçmişe etkili veya geleceğe etkili olarak farklı sonuçlar doğurması gerektiğine ilişkin görüşler bulunmaktadır. Öyle ki, mutlak ret nedenleri mahiyeti gereği kamu düzeninden ve kamu menfaatleri gözetilmek sureti ile açılan davalar olması nedeni ile geçmişe etkili olacağı belirlenmekte ise de nispi ret nedeni varlığında bu durumun şartlarına göre geleceğe etkili olması gerektiği görüşleri bulunmaktadır.[28] Örneğin Zeynep Bahadır tarafından nispi ret nedenlerinin öznel mahiyeti, yani menfaati olan kişilerin hakkına dayalı olarak ortaya çıkan bir hükümsüzlük hali olduğu göz önünde bulundurulmak sureti ile marka tescili sahibinin kötü niyetinin bulunması halinde kararın geçmişe değil geleceğe etkili olması gerektiğine dair görüş savunulmaktadır.

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Markanın sona erme hallerinden biri olan markanın hükümsüzlüğü, aynı ya da benzer olduğu düşünülen markanın yayınlandığı dönemde yasal süresinde itiraz hakkını kullanamayan 3. kişi hak sahiplerinin tescille oluştuğunu iddia ettiği hukuka aykırılığı ortadan kaldırabilmek adına sıklıkla başvurduğu bir yol olduğu şüphesizdir.

SMK’da bu talebin ileri sürülmesi için açık bir zamanaşımı ya da hak düşürücü süre düzenlenmemiş olsa da sessiz kalma yoluyla hak kaybının düzenlenmiş olması markası tescil edilmiş olan hak sahipleri yönünden sürekli dava açılması ihtimalinden doğacak belirsizliği ortadan kaldırmaktadır. Kötü niyetli tesciller söz konusu olduğunda sessiz kalma yoluyla hak kaybından bahsedilemeyecek olması da Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesinin bir gereği olarak görülecektir.

 

Özay Hukuk Bürosu,
Av. Beste Güneş Tımaç

---